【以案說法】專利權屬糾紛中應審查委托開發合同是否得到真實履行

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——鴻聯公司訴張某、李某專利權屬糾紛案

編者按：

《中華人民共和國合同法》第三百三十九條規定：“委托開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發人。研究開發人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利”，該法條適用的前提是，委托開發合同有效，且合同得到雙方的實際履行。

關于鴻聯公司訴張某、李某專利權屬糾紛一案。該案審理的難點在于，存在兩份委托主體不同、簽署日期僅相差兩天而合同內容基本一致的委托開發合同。原告鴻聯公司以其為在先合同中的委托人，主張按照合同約定其應為享有涉案專利50%份額的專利權人；而兩被告則抗辯稱，在后合同已經對前一合同的委托主體作出變更，依照在后合同約定，兩被告應為享有涉案專利50%份額的專利權人。一審法院認定，在后合同屬于以合法形式掩蓋非法目的的無效合同，兩被告主張其為專利權人，缺乏法律依據。二審法院對裁判理由進行了調整，認定在后合同并未得到實際履行，而訴爭專利是在先合同履行的結果，故認定在先合同委托人鴻聯公司是共同專利權人。

本案糾紛產生的原因是，公司對原法定代表人生前處分涉案專利權屬的行為提出異議，具體而言，涉案兩份委托開發合同的委托方，前一份合同為公司，而后一份合同則變為公司原法定代表人及本案兩被告。該案所涉專利權屬爭議，亦涉及公司法問題，最終法院的審理思路是，當存在多份專利權歸屬相斥的委托開發合同時，可以從委托開發合同的實際履行情況來判斷專利權歸屬，同時亦有利于降低真正專利權人的舉證難度。因為一般情況下，真正專利權人必然是掌握著有利于己方合同履行的證據，由其舉證證明相應合同得到實際履行不存在太大困難。

需要說明的是，該案涉及付款等合同履行的事實認定比較復雜，為便于閱讀，對案情進行了適當簡化。

【裁判要旨】

依據合同法第339條確定專利權歸屬時，應審查委托開發合同是否得到真實履行。當事人以未履行的合同抗辯其為專利權人的，法院不予支持。

【案件信息】

一審：常州中院（2013）常知民初字第26號民事判決書；

二審：江蘇高院（2014）蘇知民終字第0048號民事判決書。

【案情摘要】

2005年8月28日，鴻聯公司（甲方）與G大學（乙方）簽訂關于“系列復合材料芯鋁絞線及金具研制”的技術開發合同一份（第一份合同），張某、李某分別為該委托開發合同的鴻聯公司的委托代理人和聯系人。上述合同共涉及十一個方面的內容，其中主要的權利義務約定為：鴻聯公司應向受托方分期支付合同總價款128萬元；受托方應當按期研究開發系列復合材料芯鋁絞線及金具研制的成套技術；研究過程中及最終產生的技術成果及由此申請的專利權屬甲乙雙方共有，雙方各占技術成果和專利的50%份額。

在第一份合同簽訂之后，查某（鴻聯公司的法定代表人，已故）、張某、李某共同作為委托方（甲方）又與G大學作為受托方（乙方）簽訂一份關于“系列復合材料芯鋁絞線及金具研制”的技術開發合同（第二份合同），上述合同首頁顯示簽訂日期為2005年8月30日。

上述兩份合同約定的合同標的及權利義務內容大致相同，但存在如下差異：1、第一份合同委托方系鴻聯公司，第二份合同委托方系查某、李某、張某； 2、第一份合同約定完成開發時間早于第二份合同；3、第一份合同約定總價款為128萬元，第二份合同約定總價款為168萬元；4、第一份合同約定驗收時間為2006年3月31日前，第二份合同約定驗收時間為2007年12月31日前。

2007年4月6日，G大學、查某、李某、張某依據第二份合同共同向國家知識產權局申請名稱為“耐熱、低膨脹倍容量復合材料芯鋁絞線及制備方法”的發明專利，并于2009年4月22日獲得專利授權，專利權人為G大學、查某、李某、張某，發明人包括查某、李某、張某。

鴻聯公司認為第二份合同的簽訂日期系倒簽形成，且該合同并未實際履行，故主張根據第一份合同，其應與G大學為涉案專利的共同專利權人。

在法院審理過程中，就查某、李某、張某如何成為共同專利權人的問題進行了調查。張某認為其對專利技術方案的形成具有貢獻：“在涉案專利的研發過程中，主要是大家參與，不懂的地方再跟李某、查某溝通，大家共同努力，邊工作邊學習”。而李某陳述其為涉案專利技術提供了研發思路，目標以及技術參數，并經其牽線找到G大學，G大學是按照其提出的要求進行了具體研究工作。涉案專利授權后，查某為了生產涉案專利產品，專門成立了鴻澤瀾公司。專利產品是特種電纜，必須有國家電網的入網證才能參加供電系統產品的招投標，鴻澤瀾公司的入網證還是其托關系辦到的，否則沒辦法領營業執照生產涉案專利產品。

2010年6月2日，查某、李某、張某共同作為轉讓方，與受讓方鴻澤瀾公司簽訂專利轉讓協議一份，約定查某、李某、張某自愿將涉案專利作價750萬元轉讓給鴻澤瀾公司。張某以鴻澤瀾公司未完全支付上述專利轉讓款為由提起訴訟。后經法院調解，雙方達成調解協議，鴻澤瀾公司向張某支付專利轉讓費175萬元及違約金6萬元。但在調解協議履行過程中，因查某病故，鴻澤瀾公司以張某并非涉案專利權人申請中止執行。隨后，鴻聯公司提起了本案訴訟。

查某原系鴻聯公司和鴻澤瀾公司的法定代表人，其已病故。查某生前與李某是朋友關系，李某原系供電公司工作人員，而查某的業務是給供電系統供貨。

鴻聯公司一審訴請：請求確認涉案專利的專利權人為鴻聯公司和G大學。

【法院認為】

一審法院認為：

第二份合同屬于以合法形式掩蓋非法目的的無效合同。李某原系供電公司工作人員，鴻聯公司及案外人鴻澤瀾公司的產品均主要銷往供電系統，基于鴻聯公司及案外人鴻澤瀾公司產品的銷售渠道、李某原本的工作崗位等因素，應當認定查某行為的目的在于通過給予李某及其周邊人員物質上的“利益”以獲得李某日后給予查某所在公司產品銷售方面的“便利”。結合第二份合同的實際形成過程，應當認定該合同系以合法形式掩蓋上述“利益”及“便利”的不法結合。張某、李某不得依據無效合同成為涉案專利權利人。

二審法院認為：

本案中實際履行的是第一份合同，第二份合同并未實際履行。而根據第一份合同關于技術成果歸屬和分享的約定，涉案專利權應歸鴻聯公司和G大學共同所有，雙方各占50%。主要理由是：涉案專利技術系履行第一份合同的結果。在第一份合同簽訂后，鴻聯公司按照上述合同約定向G大學支付了上述合同項下的研發費用，并提交了相關支付憑證，而G大學亦按照第一份合同約定的期限和目標完成了“系列復合材料芯鋁絞線及金具研制”技術成果，因此鴻聯公司是G大學合同履行的相對方，涉案實際履行的是第一份合同。即便查某、李某、張某與G大學簽訂第一份合同后又形成新的合意，即由查某、李某和張某三人共同委托G大學開發涉案專利技術，但鑒于沒有證據證明查某、李某、張某已根據第二份合同履行了支付科研經費的義務，故李某、張某依據第二份合同主張涉案專利權沒有事實依據。

一審判決：涉案專利權人為鴻聯公司及G大學。

二審判決：駁回上訴，維持原判決。

來源：江蘇高院

作者：張曉陽

編輯：IPR daily 王夢婷