PCT進美國和進歐洲的常規格式性調整

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“本文將討論進入其他國家作業中較常遇到的一些具有普適性的格式性調整?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：高佳凱

在中國案作為優先權進入其他國家時，往往會通過PCT途徑或者巴黎公約途徑，而專利權人較常會選擇進入美國（US）和歐洲（EP）。

若采用PCT途徑，在撰寫PCT國際申請時，可能會通過主動修改來規避掉一些其他國家較為敏感的用詞，例如，優選地（preferably）等。但若PCT國際申請中沒有調整或者直接選擇采用巴黎公約途徑，則可能會正式進國家時再調整。

下文將討論進入其他國家作業中較常遇到的一些具有普適性的格式性調整，以供參考。

1、可選限定語（optional features）

在中文案中，較常使用到的可選限定語有，優選地（preferably）、可選地（optionally），以及可以是（may）。

在進入US時，就優選地（preferably）一詞而言，建議在權項和說明書中都規避掉。這是因為：當記載有“特征A，preferably，特征A1”時，美國審查員可能會認為“preferably，特征A1”會限縮掉特征A的范圍。

就可選地（optionally）一詞而言，也建議在權項中規避掉。

在進入EP時，就optional features這一類表達而言，建議在權項中規避掉。

建議在進入US時規避與建議在進入EP時規避這兩個規避建議的原因是不同的。建議在進入EP時規避的原因是：Optional features, i.e. features preceded by expressions such as "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" are allowed if they do not introduce ambiguity (EPC Guidelines Part F Chapter IV 4.9 Optional features). 即，在進入EP時可以使用optional features，但是，審查員有一定的可能會指出optional features帶來了不清楚（lack of clarity）的問題；當然，使用optionally等詞并不必然導致不清楚。

所以，進入EP時是否規避optional features，也可以由IPR或者代理人自行再判斷，此處建議規避僅是一個操作方便的操作方式。

2、發明內容部分的調整

考慮到中文案通常會有發明內容這個部分，所以，在進入其他國家時，代理人也會保留這個部分。

通常在中文案撰寫時，會在發明內容中寫有技術效果，可能是一段，也可能對應多個從權分別各寫有一段。

在進入US時，建議規避掉該部分中的技術效果。這是因為，美國案中沒有要求在發明內容中必須寫出技術效果，但如果原文寫了技術效果且又沒有明確對應單個權項去寫出對應權項的技術效果，可能會導致權項范圍的限縮。當然，若閱讀后，技術效果確實寫的是對應的且不會混亂的，也可以保留或者仍刪除掉（因為具體實施方式中通常也寫有一致的效果文字）。

在進入EP時，可以保留技術效果。這是因為，在實操上，EP案的發明內容中留有技術效果是便于OA答復的。發明內容部分的技術效果往往通過段落分割方式就可以明確地識別哪個權項對應哪個技術效果，具體實施方式中實施例與技術效果的對應關系往往是混亂的。所以，進入EP時，可以保留該部分的技術效果。

3、摘要的調整

在進入US時，建議規避掉該部分的技術效果。這是因為在US案中，摘要會被視為說明書的一部分，換言之，摘要中的文字能起到限縮的作用。關于摘要的作用也存在著一定的爭議，可參見Hill-Rom v. Kinetic以及Merck v. Teva。

在進入EP時，可以保留技術效果。這是因為在EP案中，摘要僅作為技術信息（European Patent Guide, Chapter 4.2, Presenting your invention, Abstract: The abstract merely serves for use as technical information），不會影響其他部分。

上述分享的基礎，部分來自法規本身的表述，部分來自作業過程的實踐?？紤]到審查環境存在著變化以及個人理解的差異性，所以，上述僅為工作過程中的經驗分享，不構成實際的修改建議。

（原標題：PCT進美國和進歐洲的常規格式性調整）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：高佳凱

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT進美國和進歐洲的常規格式性調整（點擊標題查看原文）

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