中國臺灣地區專利申請分案制度介紹

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“本文就‘專利法’修正草案生效前后臺灣地區關于分案相關的規定進行介紹?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張海強 中國貿促會專利商標事務所

專利申請的分案制度在很多國家或地區的專利法中均有相關規定，中國臺灣地區（以下簡稱臺灣地區）也不例外。利用分案制度，申請人可以根據自身或競爭對手的研發動態，從原始申請案中分割出新的申請案以尋求與原始申請案不同的保護范圍，從而使授權的專利盡可能覆蓋市場上更多的產品，在市場競爭中占據先機。

2013年之前，臺灣地區對分案時機的限制比較嚴格，分案申請的數量也相對較少。2013年和2019年，臺灣地區的分案制度經過了兩次修改，對分案時機的限制越來越少，分案申請的數量也有明顯增加。

2023年3月9日，臺灣地區通過了新一次的“專利法”部分條文修正草案（以下簡稱修正草案），其中對分案制度再度進行了修改，進一步放寬了對分案時機的限制。當前，修正草案仍未正式生效。

據相關統計，中國大陸的申請人2022年在臺灣地區的專利申請量排名位居第四。隨著臺灣地區分案時機的逐步放寬，越來越多申請人在臺灣地區申請專利時可能會利用分案制度。為便于申請人在修正草案生效之前和修正草案生效之后針對性采取不同的分案策略，本文就修正草案生效前后臺灣地區關于分案相關的規定進行介紹。

一、修正草案生效前

在修正草案正式生效之前，分案制度采用與實質審查緊密關聯的規定。

1、關于實質審查的現行規定

臺灣地區針對新型專利采用形式審查，針對發明專利和設計專利采用實質審查。與中國大陸不同，臺灣地區的實質審查包括初審查和再審查兩個階段。

初審查后，若可準予專利，則專利專責機關會發出核準審定書；若不可準予專利，則專利專責機關會發出核駁審定書。申請人對于初審查后的核駁審定書不服的，可在核駁審定書送達后2個月內申請再審查。

再審查一般基于初審查的審查結果，由不同于初審查的審查人員繼續進行審查。類似于初審查，經再審查后，專利專責機關會發出核準審定書或核駁審定書。申請人對于再審查后的核駁審定書不服的，可在核駁審定書送達后30日內尋求行政救濟。

2、關于分案的現行規定

根據臺灣地區現行“專利法”第34條、第107條以及第130條的規定：

a,經專利專責機關通知，或據申請人申請，可以從原申請案分割出分案。原申請案可以是最初的母案，也可以是從母案分割出的某一分案。

b,分案不得超出原始說明書、權利要求書和附圖記載的范圍。

c,針對發明專利申請和新型專利申請，分案的權利要求與被核準的原申請案的權利要求的保護范圍不能相同。

針對不同類型的專利申請，分案的時機有不同的規定。

2.1發明專利申請的分案時機

根據臺灣地區現行“專利法”第34條的規定,發明專利申請的分案時機如下：

時機一：原申請案再審查審定前。

時機二：原申請案核準審定書、再審查核準審定書送達后3個月內。

關于時機一，為便于理解，下面列舉幾種情況進行說明。

情況1：若原申請案處于初審查階段，則在初審查階段的任何時間點均可以提出分案，且分案從初審查階段開始進行實質審查。

情況2：若原申請案在初審查階段后收到核準審定書，則在收到核準審定書之日起3個月內的任何時間點均可以提出分案，且分案從初審查階段開始進行實質審查。

情況3：若原申請案在初審查階段后收到核駁通知書、且未提出再審查請求，則不能進行分案。

情況4：若原申請案處于再審查階段，則在再審查階段的任何時間點均可以提出分案，且分案從再審查階段開始進行實質審查。

情況5：若原申請案在再審查階段后收到核準審定書，則在收到核準審定書之日起3個月內的任何時間點均可以提出分案，且分案從再審階段開始進行實質審查。

情況6：若原申請案在再審查階段審定后收到核駁通知書，則不能提出分案。

由此可知，針對發明專利申請，分案的提出時機決定了分案的實質審查流程是否可以具有初審查和再審查兩次實質審查機會。在情況1和情況2下，分案的實質審查流程可以包括初審查和再審查（若初審查被駁回且提出請求）兩次實質審查機會；在情況4和情況5下，分案的實質審查流程僅包括再審查。

因此，若申請人在原申請案的初審查階段即有明確的分案意向，則建議在答復初審查階段的審查意見的同時提出分案，以避免初審查被駁回后需提出再審查請求才能提出分案的限制，并避免分案的實質審查僅能從再審查階段開始的限制。

2.2新型專利申請的分案時機

根據臺灣地區現行“專利法”第107條的規定,新型專利申請的分案時機如下：

時機一：原申請案處分前，即未收到核準處分書或核駁處分書之前。

時機二：原申請案核準處分書送達后3個月內。

需要說明的是，針對新型專利申請，一旦原申請案被核駁，將不能提出分案。

2.3設計專利申請的分案時機

根據臺灣地區現行“專利法”第130條的規定，設計專利申請的分案申請應于原申請案再審查審定前提出。

類似于發明專利申請，為便于理解，下面列舉幾種情況進行說明。

情況1：若原申請案處于初審查階段，則在初審查階段的任何時間點均可以進行分案，且分案從初審查階段開始進行實質審查。

情況2：若原申請案在初審查階段后收到核準通知書，則不能提出分案。

情況3：若原申請案在初審查階段后收到核駁通知書、且未提出再審查請求，則不能提出分案。

情況4：若原申請案處于再審查階段，則在再審查階段的任何時間點均可以提出分案，且分案從再審查階段開始進行實質審查。

情況5：若原申請案在再審查階段后收到核準通知書，則不能提出分案。

情況6：若原申請案在再審查階段后收到核駁通知書，則不能提出分案。

情況1、情況3、情況4、情況6與發明專利申請相同。根據情況2和情況5，不同于發明專利申請，設計專利申請在收到核準通知書后將不能提出分案。因此，若申請人針對設計專利申請有分案需求，則需要在更早的時間點提出分案，以避免因為收到核準通知書導致不能再提出分案。

二、修正草案生效后

1、關于實質審查的變化

根據修正草案[4]的“專利法”第66條，臺灣地區修改后的實質審查流程廢除了再審查流程，而是類似于中國大陸的專利制度，引入了復審程序。

原申請案在被核駁后，可以提出復審。若在提出復審時對說明書、權利要求或附圖有修改，則先進入前置審查，由原審查員或原審查部門指定一名審查員進行審查。

若經前置審查認為可核準，則會發出核準通知書；否則由復審和爭議審議會進行復審審議程序。審議后，若認為可核準，則會發出核準復審決定書；否則會發出核駁復審決定書。

與中國大陸的復審程序的不同之處在于兩點，其一為進入前置程序的條件是需要對說明書、權利要求或附圖進行修改；其二為復審后若滿足條件則會直接核準，而非撤銷原核駁決定并退回至原審查部門進行審查。

2、關于分案的變化

2.1發明和設計專利申請的分案時機的變化

根據修正草案中“專利法”第34條和130條的草擬修改,發明和設計專利申請分案時機如下：

時機一：原申請案審定前。

時機二：原申請案核準審定書送達后3個月內。

時機三：原申請案核駁審定書送達后2個月內。

時機四：原申請案于核駁復審決定作出前。

時機五：原申請案于核準決定書送達后3個月內。

與修改前相比，原申請案在實質審查被核駁后，在不提出復審請求的情況下，申請人仍可以進行分案。此外，申請人無需擔憂不同的分案時機導致分案具有不同的實質審查流程。

需要注意的是，按照修正草案的規定，復審后若被核駁，則不能再提出分案。

2.2新型專利申請的分案時機的變化

根據修正草案中“專利法”第107條的草擬修改，新型專利申請的分案時機如下：

時機一：原申請案處分前，即未收到核準處分書或核駁處分書之前。

時機二：原申請案核準處分書送達后3個月內。

時機三：原申請案不予專利之處分書送達后1個月內。

時機四：原申請案于復審決定作出前。

時機五：原申請案于核準決定書送達后3個月內。

與修改前相比，新型專利申請的分案時機新增了時機三至時機五。與發明專利申請類似，原申請案在被核駁后，即便不提出復審請求，申請人也可以提出分案，只是留給申請人提出分案的時間更短。同樣，復審后若被核駁，則不能再提出分案。

三、結語

以上針對臺灣地區關于分案制度的現行規定和修正草案提出的草擬修改進行了對比介紹。通過前述對比可以看到，修正草案生效后，提交分案申請時可選的時機將增多，申請人可以根據不同的專利申請類型選擇合適的時機提出分案，尋求更大的保護權益。但是，需要注意的是，在修正草案正式生效之前，申請人仍需按照現行的規定提出分案。

（原標題：中國臺灣地區專利申請分案制度介紹）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張海強 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：終審判賠6542.66萬！四維圖新訴百度侵權案始末（點擊標題查看原文）

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