現有技術抗辯成立，專利就一定能宣告無效嗎？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅（律師 專利代理師） 廣東莞信律師事務所

原標題：現有技術抗辯成立，專利就一定能宣告無效嗎？

隨著知識產權在國際、國內經濟競爭中的作用日益提升，知識產權尤其是專利的作用日益凸顯，近年來，專利訴訟的量也呈逐年上升的趨勢。

企業面對專利侵權指控，是坐以待斃，還是拿起武器積極應對？相信很多企業會選擇后者。那么，該如何應對呢？

常見的抗辯事由有：1、現有技術抗辯；2、專利無效抗辯；3、不侵權抗辯；4、禁止反悔原則抗辯；5、捐獻規則抗辯；6、先用權抗辯；7、合同許可抗辯；8、訴訟時效抗辯；9、合法來源抗辯；10、賠償數額抗辯。

今天，我們來介紹一下前兩種抗辯。

所謂現有技術抗辯，是指被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于專利申請日前已公開的現有技術或設計，不構成侵權，其法條依據為《專利法》第26條?，F有技術抗辯是如何認定的呢，根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條規定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術；被訴侵權設計與一個現有設計相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬于專利法第六十二條規定的現有設計”由此可見，現有技術抗辯成立需要滿足以下條件：一是現有技術的時間要件，是否為在專利申請日以前在國內外為公眾所知的技術（可以是文獻公開，也可以是銷售公開和使用公開等）；二是實質要件，即被訴侵權產品是否實施現有技術，也即將被訴侵權產品與現有技術相應技術特征（落入專利權保護范圍的技術特征）進行比對，二者是否構成相同或者無實質性差異。對于發明和實用新型而言，無實質性差異的技術特征又分為兩種，一種是等同替換的特征，另一種則是現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合；對外觀設計而言，無實質性差異的技術特征是指沒有明顯區別。

所謂專利無效抗辯，根據專利法第45條的規定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。宣告無效的專利權視為自始即不存在。因此，當遭遇專利侵權指控，專利無效是一個十分有效的殺手锏。專利無效的請求理由中最重要的一類就是發明創造不符合授予專利權的實質性條件，尤其是不具有新穎性、創造性（外觀設計為不具有明顯區別）。其中，創造性是指同申請日以前已有的技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步；授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。

由此可見，無效宣告是通過否認對方的專利權，從而達到不侵權的抗辯，具體從不具有專利新穎性、創造性入手?，F有技術抗辯則是在認可對方專利權的前提下，主張被控技術方案使用的是專利申請日前已公開的技術。而根據前述分析，現有技術抗辯需要在現有技術中找到專利權保護范圍內的全部技術特征方能成立，這樣說來，是不是在現有技術抗辯成立的情況下一定可以無效成功？

帶著這樣的疑惑，筆者在裁判文書網上進行了搜索，果真找到了幾篇現有技術抗辯成立，卻沒有無效成功的案例，如下表所示：

分析以上表格，可以分為以下幾種情況：

第一種是，現有技術抗辯使用的證據為在先公開的專利，法院認定現有技術抗辯成立，無效宣告時使用的也是該專利，但復審委認定維持專利有效，如（2017）魯民終1252號案件，一審法院認為被告實施的生產方法是現有技術的區別特征與公知常識的簡單組合，故現有技術抗辯成立；二審法院則認為被告沒有提交證據證明上述區別為本領域的公知常識，而且被告用該專利未能成功無效該專利，因此判定現有技術抗辯不成立。而（2018）粵民終2390號案件，一審法院認為被訴侵權設計與現有設計存在實質性差異，二審法院則認為被訴侵權設計與對比設計之間的區別不足以對整體視覺效果產生顯著影響，二者為相似設計，現有設計抗辯成立，而無效宣告中，合議組認為這些區別形成了明顯不同的視覺效果，維持專利有效。

第二種是，現有技術抗辯使用的是在先銷售公開的證據，法院認定現有技術抗辯成立，無效宣告時使用的也是該在先銷售公開的證據，但復審委認定維持專利有效，如（2015）民申字第1695號案件，最高院認為現有技術已經公開了被訴侵權產品落入權利要求1保護范圍的技術特征，現有技術抗辯成立，但無效決定中復審委未對權利要求1的創造性進行評價；再如（2019）皖民終277號案件，法院認為被控侵權產品與現有設計基本一致，現有設計抗辯成立，但在無效宣告過程中，請求人未提供證據原件，郵件也無法打開核實，致使復審委維持該專利有效。

第三種是，現有技術抗辯使用的是在先銷售公開的證據，法院認定現有技術抗辯成立，無效宣告時使用的卻是在先公開的專利，如（2018）浙民終560號案件，訴訟中使用的證據是銷售公開證據，無效時三次都是用的專利，均告失敗，第四次用了銷售公開的證據，便成功無效了。

第四種是，現有技術抗辯使用的證據為在先公開的專利，法院認定現有技術抗辯成立，無效宣告時使用的卻不是該專利，復審委認定維持專利有效，如（2018）粵73民初285號案件。

由此可見，除了請求人方的失誤以外，最重要的原因是對公知常識和外觀設計明顯區別的界定，由于我國專利法對公知常識沒有進行明確的定義，因此在實際操作中會有一定的主觀性，而對外觀設計是否具有明顯區別也具有一定的主觀性，而在二元分立制度的兩種程序中，法院和復審委對公知常識和外觀設計是否有明顯區別的界定可能存在一定的差異。如果法院和復審委能夠用同樣的標準來界定，相信現有技術抗辯成立的情況下，請求人用與現有技術抗辯相同的證據提出的無效宣告也能夠成功。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅（律師 專利代理師） 廣東莞信律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：現有技術抗辯成立，專利就一定能宣告無效嗎？（點擊標題查看原文）

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