IPR必看！如何應對商標尼斯分類區分表2019文本的調整？

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：王金華律師  北京市品源律師事務所

原標題：IPR必看，如何應對區分表2019文本的調整

 《商標注冊用商品和服務國際分類》（尼斯分類）是根據1957年6月15日由尼斯外交會議達成的一項協定（尼斯協定）制定的。尼斯協定的每個成員國有義務在商標注冊中使用尼斯分類，并須在與商標注冊有關的官方文件和出版物中標明注冊商標所及的商品或服務所在的國際分類的類別號。我國于1994年加入尼斯協定。

《類似商品和服務區分表》（區分表）是我國商標主管部門在尼斯分類的基礎上，總結多年來的實踐工作經驗，并廣泛征求各部門的意見，把某些存在特定聯系、容易造成誤認的商品或服務組合到一起，編制而成。區分表可以作為商標審查人員、商標代理人和商標注冊申請人判斷類似商品或者服務的參考，也可以作為行政機關和司法機關在處理商標案件時判斷類似商品或者服務的參考。

根據世界知識產權組織的要求，尼斯聯盟各成員國將于2019年1月1日起正式使用尼斯分類第十一版2019文本?；诖?，我國商標局對《類似商品和服務區分表》作了相應調整，并于2019年1月1日起執行。

區分表每年會調整一次，調整之后大家比較關心的問題基本就兩個，第一、商標是否需要重新申請？第二、如果不重新申請，商標是否會存在被他人惡意搶注的可能？這應該也是IPR們重點關注的問題，本文試圖對區分表2019文本的調整內容進行分析，并給出相關建議，希望對商標從業者們有所幫助。

區分表2019文本調整的內容

仔細觀察區分表調整內容可以發現，具體調整可以分為幾大板塊，分別是標題修改、注釋修改、刪除商品、增加商品、商品名稱修改、注修改/增加。上述幾大板塊的調整看似十分復雜，但確是有規律可循，每一個板塊的修改都不是獨立存在的，互相之間存在一定關聯性，比如某一類涉及到的刪除商品，可能并不是真正的從區分表中刪除，而是將該商品從某一類/某一群組移到另一類/另一群組，此時的刪除商品和增加商品本質上是相互對應存在的。對于這幾大板塊的調整，從商標保護角度來說，筆者認為增加商品尤其需要關注，其他板塊調整的影響可以忽略不計，因此下文重點針對增加商品進行分析。

NCL(11-2019)版中文版區分表增加內容

通過上表可以看出，除了第4、23、29、30、31、33、38七個類別外，其他38個類別都有增加商品項目，個別類別增加商品較多，比如第9類。在回答開篇所提出的問題之前，首先需要搞清楚商標權保護的范圍，《商標法》第五十六條規定：注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。所謂核準注冊的商標，也稱注冊商標，是指經審查準予注冊的商標。所謂“核定使用的商品”，是指商標注冊時核準使用的指定商品類別中的具體商品。核準注冊的商標和核定使用的商品，是確定注冊商標專用權保護范圍的兩個具體標準。這兩個標準相互依存、缺一不可，共同構成注冊商標專用權的保護范圍。

商標注冊人應當根據商標注冊證上載明的商品/服務項目與需要獲得商標專用權保護的商品/服務是否一致，來判斷是否需要重新注冊。注冊商標需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標專用權的，應當另行提出注冊申請。

對于增加商品，是否有重新申請的必要？是否存在被搶注風險？

回答這個問題需要具體分析，首先，要看增加項目是否是單一商品/服務項目，單一商品/服務之間互不類似是個常識，如果增加的是單一商品/服務項目，則需要在該增加項目上重新申請，否則商標在該增加項目上存在被他人搶注的風險。舉例說明，第42類4227群組屬于單一服務，共計有6項單一服務，本次修改在4227群組中增加了兩項服務，分別是名片設計，廣告宣傳材料的平面設計，修改之后4227群組的單一服務由6項變成了8項，假設某企業的A商標之前已經在4227群組的6項服務上面核準注冊，那么修改之后，A商標在增加的兩項服務上面并不能獲得保護，換言之，A商標在增加的兩項服務上面存在被他人注冊的風險。因此，對于商標所有者來說，建議對增加的單一商品/服務項目進行重新申請，目的是擴大商標自我保護的范圍，積極意義在于能有效預防商標被惡意搶注。在此提醒商標所有者，不要掉以輕心認為這樣的細節不會有人注意到，恰恰是有專門的商標搶注人會鉆區分表調整的空子，一旦被搶注，商標所有者采取法律措施維權會耗費一定的時間和金錢，得不償失，事先防范遠比事后救濟更加直接有效。筆者整理了本次修改后，增加的單一商品/服務明細，對于這些項目，企業可以考慮重新申請,如下圖：

如果增加的不是單一商品/服務項目，此時是否需要重新申請，還是需要具體分析，此時的分析需要考慮商標專用權和禁用權的關系。從商品和服務的角度來說，商標專用權僅限于核定使用的商品/服務，商標禁用權擴大保護到與核定商品/服務相類似的商品/服務上面，商標禁用權的保護范圍大于商標專用權保護范圍，商標專用權重點在于“使用”，商標禁用權重點在于“保護”。舉例說明：本次修改在第9類0901群組增加了“手機用可下載的表情符號”商品項目，眾所周知，在如今的移動互聯網時代，手機表情包已經是一個非常熱門的行業，有很多企業專門從事手機表情包的開發設計，表情包被廣泛應用于各種場景中。在本次修改之前從事手機表情包開發設計的企業想要申請商標，只能在0901群組中進行項目選擇，而0901群組中又沒有與表情包相關的規范的商品名稱，此時企業只能是自定義商品上報（存在不予受理的風險）或者從0901中選擇一個最貼近的規范名稱上報，比如選擇“可下載的手機應用軟件”，或者是“可下載的影像文件”，亦或者是“移動電話用可下載圖像”。

但無論選擇哪一個，對企業來說都好比是如鯁在喉，十分尷尬，因為這些商品名稱都不是企業想要的，但又沒得選的。本次修改之后，情況得以改變，“小三”變“正室”了，這類企業可以在“手機用可下載的表情符號”項目上重新申請商標。此時，如果不重新申請有何風險？筆者認為有風險，但總體可控。因為0901群組的所有商品之間是類似商品，某企業的A商標申請注冊了其中的一項，則他人不能在其他項目上注冊與A商標相同/近似的商標。某企業無需擔心A商標在增加的“手機用可下載的表情符號”項目上被他人搶注的情況，被搶注風險基本為零，即在增加的“手機用可下載的表情符號”項目上，某企業依然享有商標禁用權。但此時，A商標專用權的范圍已經悄悄發生改變了，企業并不當然的享有A商標在增加的“手機用可下載的表情符號”項目上的專用權。如果A商標以后被提出撤三申請，在提供使用證據時，只有在核定使用商品上的使用證據才會被認可，在類似商品上的使用證據不能視為商標的有效使用。假設A商標（主要用于表情包）之前申請的項目是“移動電話用可下載圖像”，被他人提出撤三申請，企業提供的使用證據全是與“手機用可下載的表情符號”相關的證據，此時證據的效力是有爭議的，有可能會導致企業的A商標被撤銷。

因此，如果增加的不是單一商品/服務項目，但是增加的項目恰恰是企業最需要/最規范/主營的商品/服務名稱，此時即便企業在該群組中已有注冊，也仍然建議在增加的項目上進行重新申請。目的是使商標使用行為更加規范，使用行為規范之后，后期面臨的撤銷風險自然就會降低。

結論：本次區分表調整，1、對于增加的單一商品/服務，無論是否是企業主營業務，都建議企業重新申請（主要是商標惡意搶注太猖狂），對于商標知名度非常高的企業更是尤為重要。2、增加的非單一商品/服務，企業需要將商標使用的具體商品/服務與區分表增加的項目一一比對，如果和之前已注冊過的項目相比，增加的項目是企業最需要的，也是商標實際使用的項目，則建議企業考慮重新申請。反之，不建議重新申請。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：王金華律師   北京市品源律師事務所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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