搶注的商標在特定情況下可以核準注冊

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司法實踐中的問題

《商標法》第三十二條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標?！?/p>

在司法實踐中，該條的具體適用面臨很多問題，其中一個值得討論的問題是：如果在案證據能夠證明訴爭商標確實構成以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標，是否必須按照《商標法》第三十二條的規定，對被訴爭商標不予核準注冊或宣告無效？有沒有例外？

本文將結合近年來北京市高級人民法院某礦泉水商標異議復審行政糾紛案，對此問題的司法案例規則進行分析。

本案中的主要爭議焦點

在本案中，在案證據能夠證明異議申請人在被異議商標申請日前在礦泉水商品上使用了“XX”商標，且在S省具有一定影響力。

異議申請人與被異議商標申請人同處于S省A縣，且為同業經營者，應當知曉異議申請人在礦泉水商品上使用在先未注冊商標的事實。如果商標申請人明知或者應知他人已經使用并有一定影響的商標而予以搶注，即可認定其采用了不正當手段，因此在本案中可以認定被異議商標申請人采取了不正當手段。

被異議商標申請人在與在先未注冊商標使用的礦泉水商品構成類似的商品上注冊與在先未注冊商標文字相同的被異議商標，構成《商標法》第三十二條所述的“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。被訴裁定和原審判決的相關認定，結論正確。

被異議商標申請人上訴主張，作為在先未注冊商標使用人的異議申請人已經被吊銷十多年，沒有使用在先未注冊商標的可能和意圖，而被異議商標經過連續、大量使用，已經具有了較高知名度，被異議商標應核準注冊。要回應此問題，首先需要分析是否可以考慮在先未注冊商標在訴爭商標核準注冊時的使用情況。

為什么可以考慮在先未注冊商標在訴爭商標核準注冊時的使用情況

首先，人民法院在審理商標授權確權行政案件時，對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標志權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標志區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。

其次，人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利，一般以訴爭商標申請日為準。如果在先權利在訴爭商標核準注冊時已不存在的，則不影響訴爭商標的注冊。

基于上述原則和司法政策，可以認為，在判斷以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標是否應當核準注冊時，也可以考慮在先未注冊商標在核準注冊時的使用情況。

如果在先未注冊商標長期未使用，同時搶注的訴爭商標已經長期、大量使用并具有一定知名度，在考慮搶注的訴爭商標是否應當核準注冊或者是否應當被宣告無效時，應當考慮已經形成和穩定的市場秩序。

基于以上因素，北京市高級人民法院在本案中認為，在先未注冊商標和在后搶注的訴爭商標在使用情況上的比較，可能會影響在后搶注的訴爭商標是否應當核準注冊或者被宣告無效的認定。

具備哪些條件可以允許在后搶注的訴爭商標被核準注冊

結合《商標法》的理論的實踐可以認為，如果同時具備以下條件，應當允許在后搶注的訴爭商標被核準注冊或維持其有效：雖然（1）在先未注冊商標在先使用并有一定影響，（2）在后搶注的訴爭商標以不正當手段搶注，但是（3）在先未注冊商標在法院判決之前停止使用持續超過三年以上，（4）在后搶注的訴爭商標經過長期使用已經具有一定知名度。

在本案中，北京市高級人民法院認為，雖然（1）能夠認定在先未注冊商標在先使用并有一定影響，（2）能夠認定被異議商標申請人采取了不正當手段搶注被異議商標，但是（3）由于異議申請人被吊銷等各種原因，在先未注冊商標在本案判決之前連續十多年停止使用，（4）被異議商標經過十多年的使用而且已經獲得“S省著名商標”、“S省名牌產品”等榮譽，已經具有一定知名度，因此，應當按照作出判決時的現實商標使用情況和已經穩定的市場秩序，允許被異議商標的核準注冊，更符合《商標法》的立法目的和價值取向。否則，將會產生對未注冊商標的保護強于對已經注冊商標的保護的后果。被訴裁定和原審判決結論錯誤，應當予以糾正。

本案中，由于原審判決和被訴決定對被異議商標是否可以核準注冊的認定結論錯誤，應當依法予以糾正。被異議商標申請人的部分上訴理由和相應上訴請求，有事實和法律依據，北京市高級人民法院對此予以支持，判決撤銷原審判決和被訴決定。

來源：金杜說法

作者：石必勝 金杜律師事務所