5步教你在美國有效地申請計算機軟件專利

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互聯網時代的到來，讓IT男們催生出了大量的計算機軟件，然而軟件的知識產權保護一直是讓企業頭疼的事情。起初，計算機軟件只享有著作權和商業秘密保護。但在1998年美國的State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group的案子發生后，一些軟件開始享有專利保護權。不過2014年，在愛麗絲（Alice）與結算銀行（CLS Bank）的訴訟案發生后，美國聯邦聯邦最高法院定下了“Alice準則”，即在專利申請前，軟件必須要符合以下三個前提條件：1.軟件具有可專利性；2.軟件不是抽象概念；3.軟件創新概念產出的專利數量遠遠超過原概念（即抽象概念或其它不具有專利資格的概念）產出的專利數量。如果不符合這三個條件，專利局將駁回申請，這在很大程度上提高了軟件專利申請的門檻。據悉，這一判決導致了美國許多地區超過80%的軟件申請被駁回，部分地區甚至高達100%。

軟件的專利申請變得如此之難，但同時獲得一件軟件專利又能大大增強企業的核心競爭優勢，那企業如果想在美國申請軟件專利，需要怎么做才能提高專利的授權率呢？

1、聘請熟悉軟件領域的法律顧問

首先企業應該找一位熟悉軟件前沿知識領域的法律顧問，就目前形勢來看，軟件這一領域的相關法律變更極其復雜，如果企業聘請不熟悉軟件領域的法律顧問，這容易導致軟件專利申請遭到拒絕。

另一方面，如果法律顧問僅僅了解軟件領域過去陳舊的法務知識，那么軟件專利申請成功的幾率也會非常低，推陳出新是時代的永恒，法律行業亦是如此，企業不能只依靠舊有的法務知識，而要有前瞻性的眼光，多關注新生領域新的法律法規變化。

2、做好軟件專利申請前的預備工作

在對任何軟件進行申請專利前，做一些申請預調查是非常有必要的。申請人不僅僅要將先前的相關技術囊括到專利申請說明書中，還要提前預期，如果軟件專利申請遭到專利局基于“Alice準則”的拒絕，申請人應該如何做出回應；同時申請人也可以查找那些已經獲得授權的相似軟件案例，可以參考它們得申請過程，或尋求IT專家的意見，讓他們來幫你修改申請文書，如果企業下定決心要為軟件申請專利，就必須做好十足的準備。

3、多強調由軟件產生的實際效果

在專利申請文書中，企業要盡可能地強調由軟件產生的實質具體的效果。例如，在Diamond v. Diehr訴訟案中，使軟件成功獲得授權的一個關鍵因素便是軟件帶來的實質效果。在該案中，該專利的權利要求內容是軟件能針對特定的橡膠自動地計算出橡膠固化時間，不過除了能自動計算出橡膠固化時間外，該軟件還有一個實效功能，就是能在規定的時間內關掉正在做橡膠固化的烤箱。正是這種實效性的功能，才使Diehr案中的計算機軟件區別于其他的軟件，獲得了專利授權支持。在聯邦最高法院基于Alice準則的專利評估中，這種由軟件產生的關掉烤箱的實效性結果是使該軟件專利獲得授權的關鍵因素，避免了該軟件落入抽象概念的范疇。

4、多強調計算機軟件的特殊性

在專利申請過程中，強調計算機軟件的特殊性是非常重要的。根據聯邦最高法院的“Alice準則”，普通的計算機執行普通的功能，并且普通計算機的數據計算功能偏抽象概念，不利于軟件獲得專利保護。然而，如果計算機軟件是專門以某種方式來執行專一的可專利性的功能，則該軟件被授予專利權的幾率會更大。

這種特殊性涉及到兩方面。一是，這使軟件專利超出了抽象概念范疇，提升了軟件被授予專利權的幾率，不過同時這也會造成專利局對該軟件發明占有優先權的擔憂。如果被授予了專利權，那這個軟件就會優先占領這個領域的所有創新。該政策的具體擔憂是，普通計算機軟件應用范圍非常廣，如果具有抽象概念或自然現象的普通軟件獲得了專利保護，其他企業涉足這一領域將會受到很大限制，這將不利于該領域的軟件創新發展。不過，通過強調申請的軟件專利的功能特殊性，與普通的計算機軟件執行的功能區分開來，這將使得專利局減少該軟件抑制創新技術發展的擔憂，進而提高該軟件的專利授權率。

5 、精確定位軟件專利申請文件中的權利要求

對軟件專利申請而言，精確定位好具體發明的權利要求范圍是非常重要的，雖然這看上去是理所應當的，但在常見的專利申請中，申請人卻通常為專利盡可能地設定廣泛的權利要求。其中阻礙軟件專利申請成功的主要因素是申請人通常使用不精確的語言來定義自己的發明，這便使申請專利的權利要求變得更廣泛，進而使軟件專利無形中覆蓋了實際沒有被發明的技術。例如，在上世紀90年代，當專利的權利要求涉及“網絡”這個詞匯時，這便指尋呼機網絡領域，而在現在，“網絡”的含義多指互聯網或移動手機網，這兩者有明顯的不同?，F在的專利審查員對于那些過于廣泛或模糊的權利要求的軟件專利申請越來越抵觸，因此申請人通過專注于切實的發明技術，精確定位好專利的權利要求，這樣才能使軟件專利申請更有可能獲得成功。

結言

如今，移動手機端和PC端的軟件app呈井噴式增長，軟件在未來計算機系統中所占比重也越來越大，app的不斷更新升級，也意味著軟件技術的不斷修改和創新。然而，創作計算機軟件需要IT男們投入大量的資金、時間和心血，但著作權對計算機軟件保護又有很大的局限性，一個稍有經驗的編程人員，通過低成本、對軟件進行簡單的復制改編、無需進行產品的營銷推廣，就能輕而易舉地攫取原創者的勞動成果。因此，加強對軟件申請專利保護，對企業來說是一項保護無形資產的重要策略，只有這樣，創造者的利益才能得到充分保護。

原文來源：Thompson Coburn LLP

原  作 者 ：Jason M. Schwent

編     譯 ： Lizzie

轉載來源：思博網

編輯：IPRdaily王夢婷