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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：潘聰 張飛虎 北京高文律師事務所
原標題：企業知識產權盡職調查的八大關注點
企業知識產權盡職調查，簡而言之，就是梳理知識產權資產，排查知識產權風險。本文結合筆者的實踐經驗，重點談談企業在知識產權盡職調查中應關注的八大方面。
知識產權盡職調查，是企業在投資并購、技術許可和轉移等重大活動中，針對調查對象的知識產權狀況進行事前調查，通過系統梳理發現知識產權潛在風險點，并評估這些風險點對于調查對象的影響，以幫助企業進行商業決策（例如股權收購、資產收購）。本文結合筆者的實踐經驗，重點談談企業在知識產權盡職調查中應關注的八大方面。
一、關注企業的基本情況
企業的基本情況或者基本面，是盡職調查的重要關注點之一。企業是否經營健康，有無重大風險點，是投資方或合作方非常關注的問題。在知識產權盡職調查中，需要了解調查對象的產品和服務情況、銷售市場情況、技術來源、研發歷史等各種與技術、產品相關的背景材料，以評估企業在知識產權方面的發展脈絡、布局情況、保護情況和風險情況。
企業的基本面信息有時可以通過其官網、新聞輿論等獲知端倪。在某盡調項目中，調查對象在官網和相關采訪報道中對核心技術和產品有明顯的過于夸大的情況，后續經過檢索發現該等技術相關的專利早已過期失效，導致調查對象核心資產集中在獲證情況和商業秘密方面，但深入調查之后發現國內大量的合作項目都有夭折情形，在獲證和商業秘密方面亦存在明顯缺陷，最終盡調結果偏于負面，后續該調查對象的發展也驗證了盡調結論。
此外，知識產權管理情況也屬于企業基本面的考察指標，企業建立起規范的知識產權管理體系，特別是通過貫標等方式建立起高效運轉的管理機制，對企業知識產權保護大有裨益。作為調查對象而言，如果在發展期間能夠從各方面建立起完善的知識產權管理和保護體系，則將極大提升其潛在商業價值。
二、關注企業的行業限制
企業所處的行業各有不同，很多行業有其特殊之處，需要倍加關注。例如在煙草行業，需要關注與煙草管制相關的法律法規和行業規范，如果沒有獲得合法的資質，則會使得調查對象的商業價值大打折扣。又例如，在航空領域，有關航空器的適航認證方面的特殊要求，也會極大影響調研對象的潛在價值，如果未能獲得國內外相關的合法認證，則將會使得投資方難以達到項目合作的預期，使得投資者的利益受損。
此外，在生物醫藥和醫療器械領域，中國藥品監督管理局、美國食品藥品監督管理局（FDA）、歐洲CE認證等獲證情況，以及中國臨床試驗注冊情況、美國Clinical Trials情況也對相關企業的經營具有深遠的影響。作為知識產權律師，應十分關注監管審批機構的最新規范要求和立法動態，以期更全面地了解調研對象的實際情況。例如，在目前藥品專利鏈接制度之下，如果仿制藥企作為調研對象，則需要關注其在藥品專利鏈接制度之下的糾紛情況，以便客觀評估其產品風險。
三、關注企業知識產權布局
企業的知識產權布局主要包括專利、商標、版權、商業秘密/專有技術等方面。根據企業所處行業不同、以及企業自身的特點，在知識產權布局方面可能會有不同的側重。
例如，對于高科技企業（比如AI企業）而言，其知識產權更多地集中在專利和商業秘密方面，至于商標和版權的風險，則相對較低（但在目前開源背景之下，版權的風險也應關注）。因此，作為這類高新技術企業而言，如果在專利和商業秘密方面積累有大量的核心技術，則無疑會使得這類企業更受到投資者的青睞。
此外，針對每種知識產權，也應關注其布局情況、權利瑕疵（包括權利無效、權利失效、權屬瑕疵）等情況。以專利為例，核心專利/高價值專利若能構成強有力的權利組合，而且單個專利沒有權利瑕疵，則這樣的專利包無疑具有非常大的技術和商業價值。
四、關注核心技術和核心人員
核心技術和核心人員對于企業的正常經營，非常重要。特別是對于高新技術企業而言，掌握著核心技術且無權利瑕疵，就意味著能夠壟斷相關市場。而核心人員（包括核心管理人員和核心技術人員）則同樣經常會決定企業的生死存亡。
在核心技術方面，需要調查其技術來源、核心技術的范圍和保護情況、核心技術與產品的對應關系、核心技術相關的國內外主要競爭對手情況、核心技術的權利瑕疵情況（例如是否有質押或擔保）等。
在核心人員方面，應關注該等人員的范圍、競業禁止簽署情況、早期專利申請情況、勞動合同和保密協議簽署情況、核心人員知識產權歸屬約定情況等等。例如在某調研項目中，發現企業管理層有大量核心人員來自于行業龍頭，部分人員在原單位有專利申請，而且其工作與目前企業的核心產品相關，此時會使得企業目前的知識產權資產具有一定的權屬爭議和侵權風險。
核心技術是企業的立命之本，核心人員是核心技術的源泉，作為調查對象而言，既要不斷創新，想辦法留住人才，也要對核心技術和核心人才進行規范管理。
五、關注技術合作相關風險
企業技術合作的常見形式為委托開發和合作開發，對于調查對象而言，應特別關注在技術合作過程中約定清晰知識產權的歸屬，以防發生權屬糾紛。例如在某調研項目中，企業在技術合作過程之中所簽署的部分協議僅約定了保密條款，而缺少知識產權條款，導致權屬不明。
此外，在技術合作中，經常會涉及合作之前、合作過程之中、以及合作之后產生的知識產權的歸屬問題。通常來說，合作之前的知識產權應分別歸屬于各方，但若應用到合作項目之中，則應保證合作雙方的合理使用。對于合作過程之中產生的知識產權，一般有約定的，從其約定；若無任何約定，則應按照相關法律規定來確定。但通常建議無論是甲方，還是乙方，盡量還是在合同中約定清楚，以防止后續發生爭議。而對于合作之后產生的知識產權，一般應歸屬于改進方，而不能阻礙技術的發展，但作為相對方而言，在合理的范圍之內，可以約定免費使用權或者優惠許可權利。
六、關注外部協議簽署情況
企業在對外經營中，無論是采購還是銷售，都會涉及大量的協議簽署，此時應特別關注該等協議中的知識產權條款問題。如果約定不清或者約定不利，則也有可能會影響到企業本身的經營風險和產品的市場前景。
例如，在某調研項目之中，調研對象的重要產品零件采購自其他廠家，但在采購合同之中，并未明確相關的知識產權是否有許可，也未約定如果該零件發生訴訟時，是否能夠獲得訴訟方面的資金或技術人員支持。此時，作為調研對象而言，如果一旦發生糾紛，則可能會導致整體產品的風險陡增，進而影響其市場份額。
七、關注知識產權風險管控
作為企業而言，知識產權風險管控體現在日常工作中的各個方面。例如，在產品立項或研發之前，是否有對專利等知識產權進行前期調研或風險排查。在產品研發過程中，有無跟蹤研究競爭對手的知識產權情況，在發生技術沖突的情況下，是否及時調整產品的研發方向或技術實現路徑。在產品上市之前，是否有進行FTO等工作，特別是在進入海外市場的時候，是否有對該市場進行針對性的風險診斷。而在產品上市之后，是否有對市場進行緊密跟蹤，銷售人員是否及時反饋產品的銷售和技術發展動向等情況。
以上都體現在企業的日常知識產權風險管控工作之中，如果這些基礎的工作有做到，并留有記錄，則將極大降低其產品相關風險。如果還能制定相應的風險響應機制，并留有足夠的財政預算，則將使知識產權盡職調查的結果更為理想。
八、關注訴訟糾紛相關風險
知識產權訴訟等相關法律糾紛，永遠是企業知識產權盡職調查的重中之重。企業如果核心產品或者核心技術卷入訴訟之中，則將會非常影響其盡職調查的結論。但作為企業來說，訴訟風險防不勝防，特別是在產品上市、企業上市的關鍵節點上。
作為調查對象，對于訴訟糾紛，應誠信報告，并平和對待。最忌諱的情況是故意隱瞞無法查詢到的訴訟相關信息，例如在某調研項目中，盡調初始時該調查對象并未主動報告有涉訴情況，但隨著盡調的持續，后來發現該調查對象在與政府部門合作類似項目的過程中，出現涉案金額甚巨的重大訴訟案件，且在盡調期間被申請執行，企業對此也無法給出合理的解釋，這種情況會導致盡調結論非常不利于調查對象。
此外，在面對訴訟糾紛時，調查對象需要兼顧考慮商業側和法律側這兩個維度，從而選擇對自身解決糾紛最為有利的手段。無論應訴與否，都應當試圖將其影響力降到最低，避免對正常生產經營造成不利影響。
總之，企業知識產權盡職調查，就是梳理知識產權資產，排查知識產權風險。對于重大的知識產權盡調項目，知識產權律師還應當注意團隊協作，分工合作，以便高效、負責任地給出全面的盡職調查結果。
以上本文著重介紹了知識產權盡職調查工作中的八大關注點，兼顧這些關注點，并深入檢索、訪談、調查、核實，就能最大限度地接近事實真相，達成知識產品盡職調查的最終目標，從而更好地服務于客戶。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：潘聰 張飛虎 北京高文律師事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：企業知識產權盡職調查的八大關注點（點擊標題查看原文）
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