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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅聞 黃永杰 中國貿促會專利商標事務所
原標題：淺議禁止反悔原則與“明確否定”情形
禁止反悔原則和“明確否定”情形能夠使專利申請人或專利權人更多地將精力集中于發明創造相比現有技術的實質性改進，有助于提高專利申請的含金量。本文淺議禁止反悔原則和“明確否定”情形，理清兩者之間的關系，以期有助于專利實踐。
禁止反悔原則是人民法院在審理專利侵權案件中確定專利權保護范圍時采用的一項原則，主要是對專利權人在主張等同侵權時進行限制，以平衡專利權人與社會公眾之間的利益。在專利授權和確權程序當中，專利申請人和專利權人經常為了獲得專利權和維持專利權有效，傾向于極力陳述某些技術特征對于權利要求創造性的貢獻，或強調權利要求與現有技術存在顯著不同，而在專利侵權程序中，專利權人又變更口徑，要求適用等同侵權，擴大專利權的保護范圍。禁止反悔原則就是從誠實信用出發，對專利權人這種前后矛盾行為加以限制，但在法律實踐中還應當注意“明確否定”的情形，以避免過度適用禁止反悔原則。本文淺議禁止反悔原則和“明確否定”情形，理清兩者之間的關系，以期有助于專利實踐。
一、相關法律依據
關于禁止反悔原則，2010年1月1日起施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（一）》第六條規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?/p>
關于“明確否定”，2016年4月1日起施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第十三條規定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄?！?/p>
此外，北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第四十五條指出：“適用禁止反悔原則應當符合以下條件：（1）專利權人對有關技術特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經被記錄在專利文檔中；（2）限制承諾或者放棄保護的技術內容，必須對專利權的授予或者維持專利權有效產生了實質性作用?！?/p>
從以上內容看到，“禁止反悔”的對象是專利權人，是禁止專利權人在專利侵權程序中，對于曾經在專利授權確權程序中作出的對于授權或確權有利的修改或陳述予以反悔?！懊鞔_否定”的主體是國家知識產權局或人民法院，指的是在專利授權確權程序中，國家知識產權局或人民法院明確否定了如下的情形：專利申請人或專利權人能夠通過某種修改或陳述而導致授權或專利權維持有效。
需要指出，在專利授權確權程序中專利申請人和專利權人通過限縮而放棄的技術方案，在專利侵權程序中并非都適用禁止反悔原則。如果在專利授權確權程序中，國家知識產權局或人民法院明確指出專利申請人和專利權人的“放棄技術方案”的行為不足以克服文件中原來存在的實質性缺陷，也就是說，如果明確專利權的獲得或維持有效并不是由于這一“放棄行為”導致的，那么該“放棄行為”在專利侵權程序中就不應適用禁止反悔原則。
二、對相關法律的理解
人民法院審理專利侵權案件需要準確認定專利權的保護范圍，在運用等同侵權原則擴張專利權保護范圍的同時，也需要適用禁止反悔原則對這種擴張加以限制。在出現過度適用禁止反悔原則的趨勢時，最高院又出臺規定了“明確否定”的情形，作為適用禁止反悔原則的例外，對于過度適用加以限制。
專利申請人或專利權人在專利授權確權程序和專利侵權程序中對于保護范圍的需求是不一致的。在專利授權確權程序中，為了使得權利要求相比現有技術具備新穎性創造性，專利申請人或專利權人容易傾向于通過修改或者陳述縮小保護范圍，以獲得專利授權或維持專利權有效。然而，在專利侵權程序中，為了將被訴侵權技術方案納入保護范圍內，專利權人更傾向于主張適用等同侵權，盡量擴大保護范圍。禁止反悔原則就是出于公平性角度，為了平衡專利權人和社會公眾的利益，針對專利權人在以上程序中采取的矛盾行為而做出的規定?！懊鞔_否定”情形則對于過度適用禁止反悔原則加以限制，保護專利權人的利益。
如果專利權人在專利授權確權程序中通過限縮放棄部分技術方案而縮小了保護范圍，并且得到國家知識產權局或人民法院認可，借此規避現有技術而獲得了專利授權或維持專利權有效，而在專利侵權程序中為了使保護范圍覆蓋被控侵權技術方案而試圖利用等同侵權原則將原來放棄的技術方案重新劃入保護范圍，那么這對于社會公眾而言是不公平的，損害了社會公眾的信賴利益。專利權人通過放棄技術方案獲得了專利權，獲得了利益，那么這些技術方案就不該被重新納入保護范圍內。
然而，如果專利權人在專利授權確權程序中通過限縮放棄了部分技術方案，但被國家知識產權局或人民法院明確否定，未能通過這一“放棄”而獲得專利授權或維持專利權有效，那么專利權人并未從這一“放棄”中獲得利益。在這種情況下，如果以專利權人的這一“放棄”為由主張專利權人放棄的技術方案不能適用等同侵權，那么對專利權人也是不公平的。
三、具體案例
下面通過名稱為“鯊魚鰭式天線”的涉案專利200710019425.7的授權、確權和侵權程序，分析禁止反悔原則和“明確否定”情形的關系。在涉案專利的授權和確權程序中，最接近的現有技術均為對比文件1（CN1841843A）。
涉案專利授權公告的權利要求1如下：
“一種鯊魚鰭式天線，其特征在于具有天線外殼，天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，無線電接收天線一端設有天線信號輸出端，天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連，天線外殼底部裝有安裝底板;所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部;在天線外殼內側上部設置有無線電接收天線，所述無線電接收天線采用螺旋狀彈簧天線、或金屬天線，增加了天線接收無線電信號的有效長度，實現360度全向性信號接收;所述無線電接收天線為AM/FM共用天線”。
涉案專利中主要相關的技術特征為：
a．“天線信號輸出端通過天線連接元件與天線放大器信號輸入端相連接，或直接與同軸電纜匹配相連”；
b．“所述無線電接收天線通過注塑嵌裝或固定卡裝在天線外殼內側上部”；
c．“所述無線電接收天線為AM/FM共用天線”。
在專利授權程序中，審查員在第一、二次審查意見通知書中均指出以上特征a和b是權利要求1相對于對比文件1的區別特征，涉及信號輸出連接方式以及在天線外殼內側上部的安裝方式。雖然對比文件1采用的信號輸出連接方式和安裝方式與權利要求1不同，但是特征a、b均屬于本領域的公知常識或常用技術手段，因而權利要求1不具備創造性。對此，專利權人在答復第一次審查意見通知書時進行了爭辯，而在答復第二次審查意見通知書時加入了特征c，隨后獲得了授權。
在專利無效程序中，專利權人仍然認為特征a、b與現有技術存在不同。在第25637號無效決定中，國家知識產權局認定涉案專利具有創造性，相關理由為，現有技術將AM天線和FM天線作分離式設計的技術手段與涉案專利“無線電接收天線為AM/FM共用天線”的技術手段是相背離的，也就是說，國家知識產權局認為權利要求1因特征c而具有創造性。在該無效決定中，國家知識產權局雖然認為特征a、b是權利要求1相比對比文件1而言的區別特征，但對特征a、b對于創造性的貢獻未做具體評述。
在專利侵權程序中，被訴侵權人認為，被訴侵權產品的技術方案與涉案專利不同，采用的信號輸出連接方式和安裝方式是現有技術CN1841843A中的技術方案，也即專利權人在專利授權和確權程序中放棄的技術方案。根據禁止反悔原則，此時不能再依據等同侵權將被訴侵權產品的技術方案再納入涉案專利權保護范圍之內。
本案的二審法院江蘇省高級人民法院認為，由于在專利無效程序中國家知識產權局未評述特征a、b對創造性的貢獻，故而不滿足“明確否定”的條件。根據禁止反悔原則，對于專利權人在無效程序中已經放棄的技術方案，在侵權程序中不能再以等同侵權納入專利權利要求的保護范圍[1]，因此被訴侵權行為不成立。
最高人民法院在民事裁定中指出，“由于專利授權確權程序對于技術特征的認定存在連續性，權利人做出的陳述是否被‘明確否定’，應當對專利授權和確權程序技術特征的審查進行客觀全面的判斷，著重考察權利人對技術方案做出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持。根據本案的上述相關事實，在授權程序中，國家知識產權局專利審查部門對蔣小平關于技術特征a、b的陳述意見不予認可，持明確否定意見，而且，涉案專利獲得授權并非基于對特征a、b做出的限縮性陳述。本案侵權判定不應適用禁止反悔原則。本案二審法院脫離涉案專利獲得授權的具體審查事實，忽略專利權人的意見陳述已在實質審查程序被‘明確否定’的事實，……進而得出了適用禁止反悔原則的錯誤結論”[2]。據此，最高人民法院指令江蘇省高級人民法院再審本案。
在以上案例中，盡管專利權人在專利授權和確權程序中陳述了區別特征a、b相比現有技術具有實質性區別，然而專利權人的陳述在專利授權程序中并未被國家知識產權局認可，區別特征a、b仍被國家知識產權局視為公知常識或常用技術手段，屬于在專利授權程序中“明確否定”的情形。根據最高人民法院的民事裁定書，在判斷是否屬于“明確否定”的情形時，應當對專利授權和確權程序的所有審查進行綜合判斷，而不應單看授權或確權某一程序。當專利權人的陳述與國家知識產權局的觀點在專利授權和確權程序中相悖，屬于“明確否定”的情形時，在專利侵權程序中，也不應再以專利權人的“放棄”為理由而適用禁止反悔原則。
四、實踐啟示
通過以上案例和分析可以看到，專利申請人或專利權人在專利授權和確權程序中放棄部分技術方案的行為，在專利侵權程序中很可能因禁止反悔原則而對專利權人不利。雖然“明確否定”情形對過度適用禁止反悔原則加以限制，但是由于“明確否定”情形的生效需要滿足一定條件，即，需要得到國家知識產權局或人民法院的“明確否定”，所以專利申請人或專利權人在專利授權和確權程序中對限縮修改或解釋而產生“放棄行為”仍然需要仔細斟酌。在專利授權和確權程序中，有些專利申請人或專利權人及專利代理師可能習慣對每個區別特征“據理力爭”，即使修改了權利要求，仍然要對某些區別特征對創造性的貢獻做出爭辯，以增加專利授權或專利權維持有效的可能性。這樣的爭辯貌似盡職盡責、合乎情理，但在綜合考慮到侵權程序的情況下，可能未必妥當。在專利授權和確權程序中，如果權利要求已經包含使之具有創造性的其他技術特征，那么國家知識產權局在專利授權或維持專利權有效時，對于專利申請人或專利權人通過限縮修改或解釋而放棄的那部分技術方案往往不會做出評述，因而并不滿足“明確否定”的條件，專利權人想要在專利侵權程序中利用“明確否定”將放棄的技術方案納入專利保護范圍也并不容易。
我們來看看下面的舉例說明。
假設在專利授權程序中，申請文件的獨立權利要求1相比對比文件1的區別特征是“螺接固定”，對比文件1中的對應特征是“粘接固定”。審查員發出第一次審查意見通知書，指出以上區別特征是公知常識，權利要求1不具備創造性。
針對該第一次審查意見通知書，如果專利申請人的答復方式不當，那么可能會產生不良的后果。
示例1：申請人在答復時在權利要求1中加入新的技術特征A，獲得授權。
示例2：申請人在答復時聲稱“螺接固定”不同于“粘接固定”，可以帶來意料不到的技術效果，同時在權利要求1中加入新的技術特征A，獲得授權。
示例3：申請人在答復時聲稱“螺接固定”不同于“粘接固定”，有意料不到的技術效果，未修改權利要求1。審查員不認可申請人的爭辯，發出第二次審查意見通知書。申請人在答復第二次審查意見通知書時在權利要求1中加入新的技術特征A，獲得授權。
看上去這三個示例中授權后權利要求1的保護范圍的差異并不大，然而它們還是存在明顯區別的。我們假設被控侵權的技術方案與授權后權利要求1的區別僅在于被控侵權技術方案采用的是“粘接固定”，看看這三個示例會獲得什么樣的結果。
對于示例1，根據等同侵權原則，被控侵權的技術方案很可能落入專利權保護范圍。
對于示例2，由于申請人答復時爭辯聲稱“螺接固定”不同于“粘接固定”且具有意料不到的技術效果，容易被認為是放棄了“粘接固定”的技術方案，而審查員未明確否定這種爭辯不能克服創造性缺陷，所以根據禁止反悔原則，可能難以將“粘接固定”視為“螺接固定”的等同技術特征，被控侵權技術方案很可能不落入專利權保護范圍。
對于示例3，由于審查員對申請人的“放棄”進行了“明確否定”，滿足“明確否定”情形的條件，被控侵權技術方案很可能落入專利權保護范圍。
由此可見，在專利授權和確權程序中，專利申請人或專利權人對于創造性缺陷應當著眼于申請文件或專利文件相比現有技術的實質性改進，針對重要的發明點進行爭辯或者修改，而對于容易落入公知常識或常用技術手段范圍內的區別特征，不宜做出無謂的爭辯，因為這樣的爭辯不僅對于獲得穩定的專利權沒有幫助，還可能適得其反，導致在今后的專利侵權程序中使自己陷入不利的境地。對于每個區別特征“據理力爭”，并非是體現“責任心和勤勉度”的好習慣，從節省審查資源、提高專利價值的角度來看，對于容易落入公知常識或常用技術手段范圍內的區別特征進行爭辯也是無益的，甚至是埋下隱患的。
綜上所述，禁止反悔原則和“明確否定”情形能夠使專利申請人或專利權人更多地將精力集中于發明創造相比現有技術的實質性改進，有助于提高專利申請的含金量。從專利申請人或專利權人及專利代理師的角度來看，充分理解禁止反悔原則和“明確否定”情形之間的關系，對于專利實踐工作也具有重要意義。
參考文獻：
[1]江蘇高院（2016）蘇民終161號民事判決書
[2]最高人民法院（2017）最高法民申1826號民事裁定書
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅聞 黃永杰 中國貿促會專利商標事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：淺議專利侵權糾紛中的禁止反悔原則與“明確否定”情形（點擊標題查看原文）
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